A cura di Ilaria Gargiulo, Partner e Camilla Pasino, AMTF Avvocati
Abstract
Il trasferimento di un’impresa, soprattutto quando si tratta di un’attività con una lunga tradizione, solleva problematiche articolate, tra cui spicca quella relativa al destino della denominazione e degli altri segni distintivi collegati all’azienda. Tra questi, assume particolare rilievo il cosiddetto marchio di fatto: un segno non registrato formalmente, ma divenuto riconoscibile presso il pubblico grazie all’uso protratto nel tempo, e quindi dotato di un rilevante valore economico. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, chiarendo quali effetti produca la cessione dell’azienda su tale segno e definendone i limiti tra le prerogative dell’acquirente e le eventuali rivendicazioni degli eredi del fondatore.
Antefatto
La complessa vicenda processuale che ha condotto all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21855 del 19 giugno 2025 offre uno spaccato paradigmatico sulle dinamiche di circolazione dei segni distintivi e sui limiti all’uso del patronimico (o soprannome, in questo caso) nell’attività d’impresa.
La controversia prende avvio da un esercizio di ristorazione fondato nel 1963 e successivamente trasferito, nel 1977, a nuovi titolari. Questi ultimi avevano poi costituito una società e avevano proseguito l’attività utilizzando una denominazione quasi identica a quella originaria, che nel tempo aveva assunto la funzione di segno distintivo dell’impresa, pur non essendo registrata come marchio. In particolare, al centro del contendere vi è lo storico ristorante ligure di Portofino «Da ö Batti» e il quasi omonimo «Da ö Battj 1963», costituito dal figlio del fondatore del primo nel limitrofo comune di Santa Margherita Ligure nel 1984 e a propria volta incentrato sulla cucina ligure.
Da quanto emerge dalle pronunce giudiziali, l’azienda originaria, riconducibile al ristorante di Portofino, venne ceduta in data 31 marzo 1977 dalla moglie del fondatore (noto al pubblico proprio con il soprannome “Batti”) a coloro che nel 2020 hanno avviato la causa. Questi ultimi, dopo decenni di utilizzo ininterrotto del segno figurativo “RISTORANTE PORTOFINO DA O BATTI” (“Marchio”), ne hanno formalizzato la registrazione presso l’UIBM nel 2019, ma, nel 2018, la società riconducibile all’erede dei fondatori del ristorante aveva già provveduto a registrare come marchio la denominazione “BATTJ”. Ne è scaturito un contenzioso promosso dalla società proprietaria del ristorante di Portofino, volto a ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato dall’erede per carenza del requisito di novità – essendo questo confondibile con il Marchio non registrato acquistato con l’azienda nel 1977, oggetto di preuso a partire da tal data e quindi anteriore rispetto al 2018 -, nonché l’inibitoria all’uso della denominazione.
1. Primo Grado – Tribunale di Genova
Con la sentenza n. 2605/2021, il Tribunale di Genova ha accolto integralmente le domande dei titolari del «Da ö Batti» di Portofino, basandosi su principi giuridici che possono tornare utili nella gestione e nella tutela dell’impresa.
Il marchio “forte” come “cassaforte” dell’avviamento dell’azienda. Il Tribunale ha qualificato “DA O BATTI” come marchio forte, ovvero come un segno non generico e privo di qualsiasi nesso descrittivo con il servizio offerto. Il nome non dice nulla sulla ristorazione o sulla cucina ligure: identifica esclusivamente quel ristorante, in modo arbitrario e nuovo. Questa caratteristica conferisce una protezione particolarmente estesa: non basta cambiare una lettera — dalla «i» alla «j» —, né aggiungere una data – 1963 – per aggirare la contraffazione. Se il cuore del marchio è lo stesso, il rischio di confusione per il consumatore è ritenuto sussistente. La sovrapposizione tra “RISTORANTE PORTOFINO DA Ö BATTI” e “DA Ö BATTJ 1963” è sostanziale: considerando che le diciture “RISTORANTE PORTOFINO” e “1963” sono descrittive o generiche, la differenza tra le altre parti di ciascun segno, maggiormente distintive, è impercettibile nella pronuncia e irrilevante nella percezione visiva.
La data 1963: un’aggravante, non un’attenuante. La convenuta società Da ö Battj 1963 S.n.c. di Costa Giovanni e C. (“Costa”) aveva aggiunto al proprio nome la data 1963 – anteriore alla cessione d’azienda del 1977. Anziché distinguere i due locali, il Tribunale ha interpretato questa aggiunta come un elemento “aggravatore” della contraffazione: un consumatore che dovesse vedere la data 1963 sarebbe naturalmente portato a credere di trovarsi davanti al locale originale, al “vero erede” della tradizione, essendo tale data antecedente all’acquisizione del ristorante di Portofino da parte degli attuali titolari, società Da ö Batti di Foppiano Giancarlo & C. S.n.c. (“Foppiano”), avvenuta nel 1977.
Rapporto col diritto al nome. L’art. 21 del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005) stabilisce che il titolare del marchio registrato non può vietare ai terzi l’uso nell’attività economica (purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di persone fisiche. Il legame familiare del legale rappresentante della società convenuta, Costa, con i fondatori originari del ristorante «U Bacci» di Portofino, che è stato poi ceduto all’attore Foppiano nel 1977, non è stato letto dal Tribunale di Genova come fondante un diritto al patronimico in capo a Costa. Infatti, il Tribunale ha osservato che il nome “Batti/Bacci” è un soprannome comune nella regione Liguria, che, nel contesto del marchio “DA Ö BATTI” risulta essere semplicemente un nome di fantasia di un ristoratore (oltre a non essere il nome proprio dell’erede, il quale peraltro opera tramite una società e quindi una persona giuridica, ndr.).
Eventuali utilizzi anteriori del Marchio da parte di Costa non sono invece stati ritenuti rilevanti, in quanto, citando giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha evidenziato che “La cessione di ramo d’azienda relativo alla produzione di alcuni prodotti comporta il trasferimento di tutte le componenti inerenti tale ramo, e quindi anche del marchio identificativo dei prodotti, stante lo stretto collegamento marchio-impresa (v. art. 2573 comma 2 c.c.)” (Tribunale di Trieste, Sez. spec. Impresa, 25/06/2014). In altre parole, laddove vi sia una cessione dell’azienda, o di parte di essa, la cessione del marchio che riguarda le attività cedute è “automatico”.
Alla luce di quanto sopra discusso, il Tribunale di Genova ha quindi disposto, nei confronti di Costa: l’inibitoria immediata all’uso del Marchio in qualsiasi forma (insegna, ragione sociale, profilo internet, social media, materiale pubblicitario), una penale di 200 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, pubblicazione della sentenza per estratto su Il Secolo XIX a spese della convenuta, e condanna alle spese legali.
2. Appello — Corte d’Appello di Genova
Non soddisfatta, Costa ha proposto appello. La Corte d’Appello di Genova si è pronunciata con sentenza n. 650/2024 del 3 maggio 2024, confermando integralmente la decisione di primo grado e chiarendo un punto cruciale per chiunque compri o venda un’azienda.
L’onere della prova del preuso. In sede di appello, Costa ha rilevato che l’espressione “Da ö Battj” era già contenuta nella sua ditta, esistente ed operativa dal 1984. Tale elemento costituirebbe invero, ad avviso di Costa, prova del preuso del Marchio da parte sua a partire dal 1984, quindi precedentemente alla registrazione di Foppiano del 2019, mai contestato da parte della medesima Foppiano sino al 2020. Costa, quindi, affermava di essere legittimata a continuare ad utilizzare il proprio marchio nei limiti in cui precedentemente se ne era valsa, avuto riguardo all’estensione geografica locale ed alla natura dei prodotti e/o servizi offerti. Infatti, osservava Costa, l’art. 2571 c.c. stabilisce che “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”. Inoltre, Costa deduceva la nullità della registrazione di Foppiano in quanto successiva alla propria.
La Corte d’Appello di Genova, in merito a quanto sopra, ha osservato che, nonostante la visura camerale della Costa rechi l’espressione “Da O Battj 1963” (peraltro prodotta in primo grado da Foppiano, essendo Costa rimasta contumace), essa non sarebbe tuttavia idonea a dimostrare l’utilizzo di tale segno distintivo dal 1984 da parte di Costa e, quindi, Costa non sarebbe riuscita a provare adeguatamente il proprio preuso del Marchio. In merito all’eccezione di nullità della registrazione del marchio di Foppiano, la Corte d’Appello ha rilevato la tardività della stessa.
Il Principio Cardine: art. 2573 del codice civile. La legge (art. 2573, c. 2 c.c.) stabilisce che il marchio – anche quello di fatto, cioè non formalmente registrato ma già riconoscibile sul mercato, com’era il Marchio prima del 2019 -, quando è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia (come nel caso di specie) o da una ditta derivata, si presume trasferito insieme con l’azienda. Non è necessario un atto separato di trasferimento del marchio: avviene di diritto, come parte integrante del complesso aziendale. Al contempo, come d’altronde sostenuto da altra giurisprudenza consolidata in materia, la Corte ha stabilito che è pur sempre possibile il patto contrario tra le parti, che potrebbero stabilire che il marchio non è oggetto di cessione, o tanto si potrebbe desumere, quanto meno, dall’assetto dell’accordo tra le parti stesse. Nel caso di specie, nel 1977, la famiglia fondatrice del ristorante di Portofino vendette il ristorante medesimo senza riservarsi alcun diritto sul nome “Batti” né sul Marchio nel suo complesso. Da quel momento, il Marchio appartiene ai cessionari. La discendenza familiare può giustificare un senso di appartenenza emotiva alla storia del locale, ma non genera alcun diritto giuridicamente azionabile di usare quel nome per un’attività concorrente.
3. Giudizio di Cassazione: ulteriori conferme dei principi di diritto in tema di cessione d’azienda e diritto all’uso del nome proprio in commercio
Il caso si è chiuso con l’ordinanza n. 21855 del 29 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, che ha rigettato il ricorso di Costa e cristallizzato in via definitiva tutti i principi espressi nei due gradi precedenti, oltre a fornire rilevanti spunti di riflessione in merito alle limitazioni di tutela in cui incorre chi non si costituisce in giudizio.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ribadito che il marchio di fatto si trasferisce con la cessione d’azienda, rendendo nulla per difetto di novità qualsiasi successiva registrazione del cedente o dei suoi eredi sullo stesso segno. Il ricorrente (Costa) non aveva dimostrato alcun preuso del marchio a partire dal 1984, né alcun accordo con il cessionario Foppiano che gli riservasse il diritto di continuare a utilizzare il nome.
Sotto il profilo sostanziale, infatti, la Suprema Corte ha confermato la corretta applicazione dell’art. 2573 c.c., statuendo il principio secondo cui il marchio di fatto destinato a contraddistinguere i servizi dell’azienda ceduta si trasferisce unitamente all’azienda, salvo prova contraria circa l’intenzione delle parti di escluderlo dalla cessione. Nel caso di specie, tale prova contraria non era stata fornita. La Cassazione ha altresì ribadito il divieto, sancito dall’art. 22, comma 1, c.p.i., di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale un segno uguale o simile all’altrui marchio anteriore, qualora da ciò possa scaturire un rischio di confusione per il pubblico.
Sotto il profilo processuale, invece, l’ordinanza ha affrontato il tema delle preclusioni derivanti dalla contumacia in primo grado. Infatti, Costa non si era costituita nel giudizio di primo grado e, quindi, non aveva avuto modo di contestare specificamente i fatti come presentati da Foppiano, tra cui il presunto preuso del Marchio da parte di Costa dal 1984 in poi e il fatto che l’azienda fosse stata ceduta a soggetti diversi da Foppiano. Pertanto, la Corte d’Appello non aveva accertato tali circostanze e Costa ha ritenuto di contestare tale mancato accertamento in Cassazione. In proposito, la Cassazione ha enunciato il principio per cui l’onere di contestazione specifica dei fatti ex art. 115 c.p.c. opera esclusivamente nel giudizio di primo grado, da cui consegue che il convenuto rimasto contumace nel processo di primo grado non può, successivamente, dolersi del fatto che le sue contestazioni di quanto sostenuto da Foppiano non erano state prese in considerazione dalla Corte d’Appello per tentare di rimettere in discussione i fatti allegati dall’attore e accertati dal primo giudice sulla base delle prove fornite.
Secondo Costa, infatti, essendo circostanza di fatto non contestata la sussistenza di un periodo di “coesistenza pacifica” in merito all’utilizzo dei rispettivi segni distintivi dal 1984 al 2020, “la Corte di Appello avrebbe dovuto ex art. 115 c.p.c., porre a fondamento della sua decisione tale circostanza e conseguentemente avrebbe dovuto accordare alla Società appellante la tutela ex art. 2571 c.c. in relazione al marchio registrato nel 2019 dalla appellata, dando atto della sussistenza di un regime di ‘duopolio’ tra marchio di fatto e marchio successivamente registrato”. Tuttavia, tale coesistenza pacifica non era stata addotta come circostanza di fatto da Costa in primo grado ed era stata introdotta solo in appello, ove non era stata contestata da Foppiano. Tuttavia, osserva la Corte di Cassazione, solo in primo grado il giudice può basare la propria decisione sui fatti non contestati dal convenuto, sicché ciò non può essere richiesto alla Corte d’Appello.
Conclusioni e spunti di riflessione
Avuto riguardo alle motivazioni del rigetto di tutti i singoli motivi di ricorso per Cassazione proposti da Costa, viene spontaneo chiedersi se l’esito della vicenda sarebbe stato diverso in caso di costituzione in giudizio fin dal primo grado da parte di Costa, la quale invece era rimasta contumace in tale sede.
In particolare, ci si chiede se, qualora la medesima Costa fosse riuscita a provare quel che affermava essere il suo preuso del Marchio dal 1984, le sarebbe stato consentito di continuare a utilizzarlo nonostante la cessione dell’azienda nel 1977, imponendo quindi ai giudici di pronunciarsi sul conflitto tra l’utilizzo incontestato del marchio di fatto e la precedente cessione dello stesso. Inoltre, tra le altre, Costa avrebbe dovuto provare la propria allegazione secondo la quale l’azienda era inattiva al momento della cessione e che, per questo, non si era verificata la contemporanea cessione del Marchio e, in tal caso, i giudici si sarebbero trovati nella posizione di esprimersi anche su tale circostanza. Perciò, si ritiene che le pronunce qui commentate non forniscano tutti i chiarimenti che si auspicherebbe di trarre da una simile articolata vicenda e che rappresentino dunque (non per colpa dei giudici) un’occasione persa in tal senso.
Nonostante quanto sopra, possiamo comunque trarre importanti insegnamenti dalla vicenda in parola:
- registrare il marchio, subito. Un marchio di fatto è protetto dalla legge, ma la sua difesa è più complessa e costosa. La registrazione presso un ufficio competente attribuisce diritti validi verso tutti, semplifica l’onere della prova e rafforza la posizione del relativo titolare in qualsiasi contenzioso;
- l’importanza dell’originalità del segno. Più il marchio è creativo e lontano dalla descrizione del prodotto/servizio, più ampia sarà la protezione che riceverà;
- gestire con cura le cessioni d’azienda. Se si acquista un’attività, è bene verificare sempre che il marchio sia menzionato esplicitamente nel contratto e ne siano disciplinate le sorti (viene ceduto all’acquirente oppure resta con il venditore?);
- non ignorare mai una citazione in giudizio e monitorare la propria PEC/posta ordinaria. Ricevere un atto giudiziario è un evento che richiede risposta immediata. Come dimostra plasticamente il caso «Da o Batti», non presentarsi in primo grado compromette irreversibilmente la difesa in tutti i gradi successivi.
